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曾少林:江動(dòng)集團(tuán)與美國本田在美專利訴訟案啟示

企業(yè)管理

2016-01-20 3250

【案情簡(jiǎn)介】
江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江動(dòng)集團(tuán)”）是國內(nèi)通用汽油機(jī)的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)有總資產(chǎn)25億元，員工4 000人。公司連續(xù)多年躋身“中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”行列，銷售額連續(xù)11年保持全國同行業(yè)第一。美國是全球最大的通用汽油機(jī)市場(chǎng)，日產(chǎn)通用汽油機(jī)長(zhǎng)期以來控制著美國市場(chǎng)。近年來，江動(dòng)公司自主研發(fā)的通用汽油機(jī)以實(shí)用、價(jià)廉、性能可靠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步打開美國市場(chǎng)，市場(chǎng)份額逐年提高，到2006年年底累計(jì)銷售已超過10萬臺(tái)。江動(dòng)集團(tuán)的這匹“黑馬”引起了在美國通用汽油機(jī)市場(chǎng)上占據(jù)重要市場(chǎng)份額的日本本田公司的不安。
2006年1月27日，江動(dòng)集團(tuán)正式收到美國加利福尼亞州西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的立案通知書和美國本田公司的訴狀。訴狀表明，美國本田公司起訴美國Pepboys公司(連鎖銷售商)、大湖公司(美國國際采購商)、中國力帆集團(tuán)公司、美國力帆公司、中國江動(dòng)集團(tuán)有限公司、美國江動(dòng)公司(江動(dòng)集團(tuán)控股企業(yè))所生產(chǎn)、銷售的通用汽油機(jī)涉嫌侵害本田公司的GX商業(yè)外觀；要求江動(dòng)集團(tuán)賠償1 600萬美元，并請(qǐng)求法院下達(dá)禁止江動(dòng)產(chǎn)品在美國銷售的永久禁令。此后，美國本田公司在美國廣發(fā)侵權(quán)警告函以阻嚇江動(dòng)產(chǎn)品的代理商和經(jīng)銷商。半年后，美國本田公司又將江動(dòng)集團(tuán)的另一個(gè)商業(yè)伙伴——美國Homier公司告上法庭，可謂大軍壓境，來勢(shì)洶洶。
江動(dòng)集團(tuán)在收到立案通知后，立即召開案例評(píng)析會(huì)，并到北京向相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門和司法界的專家、學(xué)者、知名人士以及京城各大跨國律師事務(wù)所咨詢。在基本掌握了商業(yè)外觀法律知識(shí)，確認(rèn)本田不存在可保護(hù)的商業(yè)外觀權(quán)利后，毅然決定應(yīng)訴。在美國法律制度框架下，浩繁的證據(jù)調(diào)查工作是訴訟的主要環(huán)節(jié)，也是斗智斗勇?lián)砹?zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)。為此，江動(dòng)集團(tuán)和律師團(tuán)傾注大量的精力，僅收集提交的各類資料就多達(dá)十幾萬頁。江動(dòng)公司副總經(jīng)理張超建作為案件負(fù)責(zé)人，同時(shí)以被告代表、知情人、技術(shù)專家證人等多重身份，起草了大量的分析材料和答辯報(bào)告。
美國本田原以為江動(dòng)集團(tuán)不敢應(yīng)訴，得知江動(dòng)應(yīng)訴后，他們還自以為勝券在握，因?yàn)榇饲八麄冊(cè)诿绹芪魑鞅戎莸胤椒ㄔ和患颐绹緞倓偞蜈A了一場(chǎng)商業(yè)外觀侵權(quán)官司。然而經(jīng)過幾個(gè)回合的較量未能占到上風(fēng)，并看到江動(dòng)集團(tuán)有理有據(jù)地全面否認(rèn)本田GX商業(yè)外觀權(quán)利的證據(jù)材料后，美國本田公司再不敢小覷江動(dòng)集團(tuán)了。他們聘請(qǐng)美國十大律師事務(wù)所之一的威爾瑪律師事務(wù)所進(jìn)行代理，以每名16萬美元的高價(jià)聘請(qǐng)多名專家證人，其中有國際著名的威斯康辛大學(xué)麥迪遜學(xué)院的發(fā)動(dòng)機(jī)專家，有全球最大的同行企業(yè)退休技術(shù)高管等，以此形成高壓態(tài)勢(shì)。在訴訟過程中，他們還不停地提出新動(dòng)議：要求追加被告、要求中方提供翻譯好的海量證據(jù)資料、又要求在某個(gè)環(huán)節(jié)上延期，企圖耗費(fèi)江動(dòng)集團(tuán)的訴訟費(fèi)用和精力。對(duì)此，江動(dòng)集團(tuán)和律師團(tuán)隊(duì)細(xì)致分析其意圖，向法官據(jù)理力爭(zhēng)，駁回了他們的多項(xiàng)動(dòng)議。
法庭上，美國本田聲稱GX汽油機(jī)和GX發(fā)動(dòng)機(jī)有“獨(dú)特和明顯的外表，能使消費(fèi)者立即認(rèn)出并聯(lián)想到真正的高質(zhì)量的本田的產(chǎn)品”。GX汽油機(jī)和GX發(fā)動(dòng)機(jī)的商業(yè)外觀（Trade Dress）被形容為有很多沒有功能性的設(shè)計(jì)要素。具體來講，美國本田公司列出以下10個(gè)設(shè)計(jì)要素：(1)閥門蓋的形狀和設(shè)計(jì)；(2)風(fēng)扇蓋的形狀，包括角和圓邊的獨(dú)特的組合及風(fēng)扇蓋導(dǎo)氣部分的形狀；(3)油箱的尺寸和形狀；(4)機(jī)油箱蓋的顏色；(5)消音器放熱罩的設(shè)計(jì)；(6)油報(bào)警系統(tǒng)的安置(7)加油蓋和漏油蓋的位置、形狀及設(shè)計(jì)；(8)空氣冷卻片的數(shù)目、位置和尺寸；(9)底墊的梯形形狀和尺寸；(10)馬達(dá)每個(gè)主要部件的相對(duì)的位置和定位。
在專家證詞詢問階段，作為江動(dòng)集團(tuán)惟一的專家證人，張超建提出了3點(diǎn)意見：第一，美國本田公司曾于1983年在美國申請(qǐng)了GX水平軸汽油機(jī)的外觀專利，而美國外觀設(shè)計(jì)專利有效期最長(zhǎng)不超過14年。江動(dòng)小型汽油機(jī)進(jìn)入美國市場(chǎng)時(shí)，該專利早已失效，已依法轉(zhuǎn)化成公知技術(shù)。利用失效的專利起訴中方企業(yè)商業(yè)外觀侵權(quán)，是明顯的侵犯公眾權(quán)利，不符合美國憲法中自由競(jìng)爭(zhēng)的立法精神；第二，美國本田公司主張的10項(xiàng)GX商業(yè)外觀構(gòu)成要素都無可辯駁地具有明顯的功能性，不具備法律意義上的商業(yè)外觀的要件；第三，美國本田公司無法舉出造成消費(fèi)者混淆的事實(shí)證據(jù)。因此，所謂GX商業(yè)外觀侵權(quán)不成立。同時(shí)。江動(dòng)集團(tuán)向法庭提交了大量的功能性分析證詞和包括中國國家標(biāo)準(zhǔn)以及教科書在內(nèi)的證據(jù)資料，并列舉了江動(dòng)小型汽油機(jī)深受美國客戶青睞的許多事實(shí)。形勢(shì)變得對(duì)江動(dòng)集團(tuán)極為有利。
這讓美國本田公司始料未及，亦讓他們聘請(qǐng)的專家無以應(yīng)對(duì)。美國本田公司自知?jiǎng)偎悴淮螅魯≡V則損失更為慘重，將會(huì)在全球引起連鎖反應(yīng)。因此，美國本田不得不主動(dòng)走向和解的談判桌。美國時(shí)間2007年11月13日下午，法庭指派洛杉磯著名的仲裁調(diào)解機(jī)構(gòu)JAMS公司主持調(diào)解談判。在調(diào)解伊始，江動(dòng)集團(tuán)駁回了美國本田公司準(zhǔn)備好的協(xié)議初稿，并步步為營、據(jù)理力爭(zhēng)，迫使他們四易和解協(xié)議，最終在11月16日清晨5時(shí)與美國本田公司簽下和解與互不追究協(xié)議。自此，這場(chǎng)由美國本田公司挑起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟以江動(dòng)集團(tuán)的完勝而告終。
【案例評(píng)析】
江動(dòng)集團(tuán)與美國本田公司之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛實(shí)質(zhì)上是跨國公司企圖利用專利壁壘阻礙競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入美國市場(chǎng)，以達(dá)到其壟斷目的的知識(shí)產(chǎn)權(quán)濫訴行為。江動(dòng)集團(tuán)不畏強(qiáng)權(quán)，運(yùn)用法律維護(hù)自己合法權(quán)益的過程體現(xiàn)出我國企業(yè)已經(jīng)開始逐步掌握美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的游戲規(guī)則，并且開始擁有應(yīng)對(duì)美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)官司的駕馭能力。
在WTO框架下，傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘逐漸削弱，知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘的力量日益凸顯。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)的增強(qiáng)，中外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的案件也在不斷上升。統(tǒng)計(jì)顯示，自我國加入世貿(mào)組織以來，我國有60％的出口企業(yè)遭遇過國外的專利技術(shù)壁壘，出口額每年損失約500億美元。如何應(yīng)對(duì)跨國公司以知識(shí)產(chǎn)權(quán)（尤其是專利）為工具、以法律為外衣，對(duì)我國企業(yè)進(jìn)行惡意刁難，是中國成百上千個(gè)“江動(dòng)集團(tuán)”需要共同面對(duì)的問題。江動(dòng)集團(tuán)作為我國企業(yè)海外維權(quán)的先行者，其整個(gè)維權(quán)歷程對(duì)于國內(nèi)其他企業(yè)無疑具有重要的借鑒意義。

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